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La existencia de confusión de una marca con otra prioritaria, tanto por la denominación como por la configuración física del signo gráfico da derecho a percibir una indemnización del 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos y servicios ilícitamente marcados

La existencia de confusión de una marca con otra prioritaria, tanto por la denominación como por la configuración física del signo gráfico da derecho a percibir una indemnización del 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos y servicios ilícitamente marcados

A) La sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, sec. 4ª, de 10 de mayo de 2018, nº 157/2018, rec. 554/2017, declara que la existencia de confusión de una marca con otra prioritaria, tanto por la denominación como por la configuración física del signo gráfico da derecho a percibir una indemnización del 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos y servicios ilícitamente marcados.

B) La sentencia apelada estimó la pretensión básica de la actora, esto es, que se declarara que es titular y tiene el derecho exclusivo de la marca «Multiópticas» y que la demandada ha vulnerado dicho derecho al usar ilegítimamente la marca «Multiópticas Labop» (más adelante de hará una precisión necesaria al respecto) y, como consecuencia de ello, condenó a la demandada a una serie de conductas y a indemnizar a la parte actora «en la cuantía que se concreta en el fundamento quinto (…)».

C) Resulta acreditado e indiscutible que la demandante es titular registral de la marca (o «familia de marcas») Multiópticas, destinadas a identificar productos ópticos, incluidos los audífonos.Ello le atribuye, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 34 de la Ley de Marcas de 2.001 de 7 de diciembre, «el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico», así como el de «prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen e el tráfico económico A) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada. B) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión en el público (…) C) Cualquier signo idéntico o semejante para servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta sea notoria y renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios uy el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca registrada.

Que la marca de la que es titular la actora ha sido reconocida por la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de marzo de 2.009, como notoria y renombrada. Dicha sentencia, referida a otra marca de la demandada, la 2.481.644, que no es la que es objeto de este pleito, declara en todo caso (y ello tiene interés para la resolución del asunto) en relación con la supuesta generalidad de «Multiópticas» (a la que hace referencia Labop), que la Sala no comparte ese juicio (mantenido por algunos Tribunales Superiores de Justicia en otros pleitos habidos entre las mismas partes litigantes) «y, por el contrario, considera que la nueva marca, aplicada a idénticos servicios que las marcas «Multiópticas», resulta muy fácilmente confundible y asociable a estas últimas, tanto más cuanto ha quedado probada la existencia de una importante cadena o red comercial de establecimientos de óptica que giran precisamente bajo la denominación «Multiópticas»,a la que suelen añadir otro término identificador específico (normalmente un apellido)».

Que la marca de Labop a la que se refiere el pleito, es la n.º 2.748.255, cuya inscripción en el registro de Marcas fue denegada, en última instancia, por el Tribunal Superior de Canarias en resolución de 14 de julio de 2.011. Tanto en la primera resolución de la Oficina española de Patentes y Marcas (OEPM), como en la de la Unidad de Recurso ante la que Labop recurrió en alzada, como en la sentencia del T.S.J.C. antes citada (que se hace eco de la del T.S. de 26-3-09 ), se parte de la confundibilidad y, por ende, la incompatibilidad entre la marca prioritaria Multiópticas y la marca infractora Multiópticas Labop, denunciando la existencia del riesgo de asociación existe entre ambas y el aprovechamiento objetivo de la reputación inherente a la marca prioritaria Multiópticas.

D) FORMULA DE INDEMNIZACION:Existe la fórmula de indemnización consistente en fijar la cantidad que como precio el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido la utilización de la marca conforme a derecho («licencia hipotética»).

Esta fórmula de cálculo de la indemnización por daños y perjuicios derivada de la infracción del derecho de marca, es la prevista en el art. 43.2 b) de la L.M., que da al perjudicado la opción de elegir entre la fórmula a) (que se basa en las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular hubiera obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación y los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación) y la b) antes expuesta. En la demanda se optó por la segunda, la del «valor de la regalía o licencia hipotética», y lo que alega la recurrente es que es contrario a la norma antedicha la determinación del valor de la licencia hipotética «por referencia a aquel que un tercero no dañado estuviera dispuesto a otorgarla como «contribuciones cooperativas» y no como licencia». Aduce también que las actoras no han acreditado la relación medial o instrumental entre las mismas que justifique la petición conjunta de indemnización.

En cuanto al tema de la indemnización basada en la licencia hipotética, hay que decir lo que sigue, que es esencial para la resolución del asunto en esta alzada: la parte actora, como se ha dicho, optó en su demanda por esa fórmula indemnizatoria, haciendo referencia como subsidiaria a la prevista en el art. 43. 5º L.M . (lo que incluso era innecesario, pues de trata de una fórmula legal residual, aplicable para el caso en el que el titular de la marca cuya violación haya sido reconocida judicialmente no aporte prueba en relación con los daños y perjuicios ocasionados por aquella, y que «tendrá, en todo caso, (…) derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos y servicios ilícitamente marcados (…)».

Pues bien, en la sentencia de primera instancia no se hace mención alguna al hecho de por qué se decide fijar la indemnización mediante la citada fórmula residual; es decir, no se contiene razonamiento alguno de por qué se rechaza la que era la opción principal de la actora, la repetida referente a la licencia hipotética. Hay que tener en cuenta que una cosa es la fórmula o sistema de cuantificación de la indemnización y otra la cuantificación en sí. Respecto a la primera cuestión, cual deba ser la fórmula de cálculo, no se ha formulado recurso ni impugnación de la sentencia por la parte demandante, que bien pudo hacerlo para que se le concediera la indemnización calculada por el sistema de las licencias. Pero no lo ha hecho, por lo que el pronunciamiento de la sentencia, siquiera implícito, por el que se rechaza dicha fórmula y se esta a la residual del 1% de la cifra de negocios, ha devenido firme. Tampoco la impugnado la actora el concreto cálculo de la indemnización que se hace en la sentencia sobre dicha base residual o legal, por lo que, en definitiva esos pronunciamientos no pueden ser objeto de revisión en esta alzada, no pudiendo admitirse la petición «subsidiaria» contenida en el escrito de oposición al recurso (de sola oposición) de que se calcule la indemnización correspondiente «conforme ha quedado recogido en el cuerpo de este escrito», en el que se limita a reproducir los cálculos hechos en su día sobre la base de la fórmula de las licencias y modifica el referido al 1% de la cifra de negocios.

En cuanto a la relación entre las dos demandantes, está acreditado que ambas son titulares prioritarios y creadores de una familia de marcas «Multiópticas», que las usan indistintamente, constituyendo una asociación de ópticas creada para la consecución de una serie de servicios para sus asociados (publicidad, formación, el producto propio, la defensa de sus intereses, etc.) que a los asociados les resultaban inaccesibles individualmente. Multiópticas como tal ha invertido en la promoción y conocimiento de la marca, y concretamente la Sociedad cooperativa ha abonado (como resulta probado en las actuaciones) la suma de 38.980.779,74 euros por inversión en publicidad de la repetida marca Multiópticas. De otra parte, la falta de legitimación ahora alegada no ha sido opuesta como excepción en los distintos pleitos anteriores habidos entre las aquí litigantes, sin que Labop cuestionara tal legitimación, por lo que es aplicable al caso la doctrina de los actos propios.

Para aplicar la doctrina de los actos propios, entendidos como aquellos que por su carácter trascendental o por constituir convenio, causen estado, definiendo inalterablemente la situación jurídica de su autor, o vayan encaminados a modificar o extinguir algún derecho que no pueda ser alterado por quien se haya obligado a respetarlo, es preciso que tales actos, además de válidos, probados, producto de una manifestación espontánea y libre de la voluntad, exteriorizados de forma expresa o tácita pero en todo caso inequívoca, tengan una significación jurídica inequívoca, de tal modo que entre dicha conducta y la pretensión luego ejercitada exista una incompatibilidad o contradicción. En este sentido se viene manifestando reiteradamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre otras muchas, en sus sentencias de 9-5 y 26-7 de 2.000, 31-10 y 21-12 de 2.001, 13-3 y 28-11 de 2.003.

La consecuencia de la aplicación de dicha doctrina es la inadmisibilidad de venir contra los propios actos, lo que constituye técnicamente un límite para el ejercicio de un derecho subjetivo o de una facultad, derivado del principio de la buena fe y particularmente, dentro del tráfico jurídico, de la necesidad de observar un comportamiento coherente.

E) VIOLACION DE LA MARCA: Ya se ha dicho que esa violación viene referida al uso de una marca concreta (la 2.748.225) cuya inscripción en el Registro de marcas fue denegada. La razón fue precisamente la susceptibilidad de dicha marca creara confusión con la de las de las demandadas, tanto por la denominación «Multiópticas» como por la configuración física del signo gráfico, fondo azul y letras amarillas.

Las menciones que se hacen a lo largo del recurso a otras marcas de Labop anteriores respecto de las cuales la marca de la demandante no sería obstativa ni prohibiría su uso, no es al caso, dada la limitación y concreción con relación a la marca que Labop intentó registrar si éxito a que se refiere este pleito.

E) CALCULO DE LA INDEMNIZACION: Cálculo de la indemnización a cuyo pago viene condenada la demandada.

Como se ha dicho, la misma se basa en la fórmula residual del art. 43.5º L.M ., pero es evidente que se produce un error por parte de la juez a quo cuando se cuantifica en la cifra de 1.868.997,34 euros, que es la cifra de negocios que sale del informe pericial aportado por la demandada, el total de dicha cifra de negocios. No se ha aplicado a ese total el 1% indicado en la ley, y ello debe hacerse. Llama la atención que, estando a la cantidad establecida en la sentencia, resulta que se da mucho más de lo que se pedía, pues la actora, aún en los cálculos derivados de aplicar la fórmula de las licencias hipotéticas, reclamaba la cantidad de 589.393,39 euros (aplicando la fórmula residual del 15 de la cifra de negocios resultaba, según sus cálculos, la cantidad de 29.662,57 euros).

En consecuencia, la indemnización a que debe hacer frente la demandada es la de 18.689,97 euros, sin que pueda acogerse, como quedó dicho, la alternativa propuesta por la demandante, al no haberla hecho valer por medio de recurso o impugnación.

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